1. Column
Als blikken konden doden …
Stel: een fabrikant krijgt van een opdrachtgever verpakking en inhoud aangeleverd
met het verzoek de inhoud in de verpakking te stoppen. Inhoud en verpakking zijn los
van elkaar volkomen geoorloofd. De fabrikant voegt ze samen en stuurt het samenge-
voegde retour opdrachtgever. Verder doet de fabrikant niets. De rechter veroordeelt
de fabrikant omdat door het samenvoegen merkinbreuk is ontstaan. De fabrikant moet
onmiddellijk de productie staken op straffe van een dwangsom van € 100 per (massa)
product met een maximum van 1 miljoen euro. Dit horrorscenario deed zich voor bij
frisdrankafvuller Winters.
Sinds september 2006 zijn merkhouder Red Bull en afvuller Winters in een principiële
juridische strijd verwikkeld. Smart Drinks LTD levert Winters energy-drink en blikjes met
opdruk aan met het verzoek om de blikjes met de drank te vullen, waarna Smart Drinks
ze exporteert. In 2006 veroordeelt de kortgedingrechter Winters om onmiddellijk het
afvullen te staken op straffe van een dwangsom: de totaalindruk van de blikjes “zal
een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat
Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden [..] Winters doet door het gebruik van haar
Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red
Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden”. Winters verweert zich: in
de wet staat dat een van de noodzakelijke vereisten voor merkinbreuk “gebruik van
een teken” – vrij vertaald: ‘logo/merknaam’ – is. Dat logo/die merknaam staat al op de
blikjes. Het enige dat Winters doet, is samenvoegen van iets dat een ander aanlevert. In
2008 zegt de rechter in hoger beroep – na te hebben geoordeeld dat ‘Bullfighter’ klinkt
als ‘Red Bull’ - er het volgende over: “In dit geval combineert Winters de waren (het aan-
gelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct,
de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen
van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor
ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog
geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van
Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de
waren zodat sprake is van gebruik [van het teken].” Winters moet stoppen.
U zult begrijpen dat een dergelijke principiële discussie doordavert tot de hoogste rech-
ter. De kwestie is inmiddels voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad twijfelt over
de uitleg van de van oorsprong Europese regelgeving en heeft nu het Europese Hof
gevraagd om uitleg van de Europese regels. De Hoge Raad wil weten of het loutere
afvullen “gebruik van een teken” is en of het dan wat uitmaakt of Winters het teken niet
voor haar eigen product gebruikt maar voor dat van de opdrachtgever. Wordt ver-
volgd. Voorlopig doen fabrikanten er verstandig aan om in afwachting van dit vervolg
het zekere voor het onzekere te nemen …
Mr. Jan Smolders.
http://nl.linkedin.com/in/jansmolders
Dohmen advocaten - Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht
www.dohmenadvocaten.nl
15
Aluminium 3 / 2 0 1 0